Por: Gustavo M. Rodríguez García
Abogado PUCP y Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral (Argentina). Actualmente, es Asociado Senior en Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados.

Lo primero que me parece relevante destacar, por una cuestión de transparencia, es que intervine en el procedimiento patrocinando a los creadores del personaje (Andrea Tataje y Carlos Banda) y, en ese sentido, mis opiniones pueden no ser necesariamente imparciales. Dicho esto, me gustaría entrar de lleno en la exposición de algunas de las razones que creo nos han llevado al feliz desenlace que hoy celebramos: el otorgamiento de la marca solicitada “El Pezweón y figura”.

En primer lugar, y más allá del hecho que, en efecto, en la construcción de la frase El Pezweón ciertamente haya existido un juego de palabras que incluía el término ”huevón”, ello no pasaba de ser la inspiración inicial para la construcción de la marca. Nótese que la marca solicitada (mixta, es decir, que incluía no solo un aspecto denominativo sino la grafía alusiva al personaje) no dejaba dudas para cualquiera que la viera, que la frase El Pezweón se refería exclusivamente al propio personaje que gráficamente se encontraba contenido en el propio signo. En otros términos, asignar alguna connotación peyorativa para con terceros, representaba una interpretación alambicada de lo que de forma espontánea se desprendía de la apreciación en conjunto del signo.

En efecto, una regla pacíficamente aceptada en el derecho de marcas de cara al examen de registrabilidad de los signos, es la que aconseja atender a la impresión de conjunto de éstos. La Dirección de Signos Distintivos, en sus pronunciamientos, hizo una interpretación aislada de ciertos supuestos elementos del signo haciendo una partición artificial de la marca solicitada. En otros términos, la autoridad de primera instancia analizó cualquier cosa menos el signo tal y como había sido solicitado por los creadores oportunamente.

Por otro lado, y esto es importante aunque la Sala de Propiedad Intelectual no lo haya considerado, la primera instancia sometió a la parte solicitante al deber probatorio de acreditar que su signo no era contrario a las buenas costumbres (es decir, trató de endilgar la carga de la prueba de un hecho negativo). Ello resulta curioso si se considera, además, que quien invocó la prohibición de registro fue la propia autoridad (de oficio). Es un deber general impuesto a la Administración el de motivar adecuadamente sus decisiones. Eso, a nuestro entender, no ocurrió. Basta revisar la primera resolución de la Dirección de Signos Distintivos para advertir lo que, a mi juicio, denota una absoluta pobreza argumentativa y un reprochable análisis sesgado.

No quiero mencionar el tema de la vaguedad de la aplicación de una prohibición como la invocada. Otros autores han tratado ese tema de forma reiterada y no me interesa aquí ahondar en consideraciones, aunque relevantes, ya no originales. Lo que sí vale la pena destacar es que la Sala de Propiedad Intelectual, con acierto, reconoce en su pronunciamiento que no es un censor del buen o mal gusto. No debe confundirse lo que puede ser reputado de mal gusto por un funcionario con aquello que contraviene la prohibición de registro de signos contrarios a la moral o a las buenas costumbres. Esa diferencia, es decir, la distinción entre inmoralidad y mal gusto, servirá como importante frontera para los casos que se sometan a consideración de la autoridad en el futuro.

La arbitrariedad de las decisiones de primera instancia cobra relieve cuando uno revisa los antecedentes que son citados por la Sala de Propiedad Intelectual. Realmente existen algunas marcas que hacen que El Pezweón quede como un símbolo del puritanismo más radical. En suma, la Sala de Propiedad Intelectual, aunque optó por no pronunciarse por diversas consideraciones planteadas en el procedimiento, hizo una valoración de conjunto atendiendo al significado que, en el contexto, puede atribuirse al mensaje transmitido por la marca. Finalmente, es lo que se solicitaba. Más allá de los matices y de lo que nos hubiera gustado que existiera un pronunciamiento sobre tantos otros cuestionables aspectos de las decisiones de primera instancia –posiblemente la primera denegatoria pase a la historia como una de las decisiones más arbitrarias que hayan sido vistas y, la que desestima el pedido de reconsideración, sea reconocida como el intento de explicar lo que jamás fue explicado- debemos reconocer públicamente el esforzado análisis de la Sala de Propiedad Intelectual. Ya estamos acostumbrados a que esta Sala enmiende los errores de la primera instancia (como la arbitraria interpretación sobre notoriedad y renombre que tuvo que ser superada, nada menos, que con un Precedente de Observancia Obligatoria) y, aunque a veces emita decisiones también polémicas, nos devuelve la seguridad de que el Indecopi sigue siendo la entidad seria que es (y debo decir, por experiencia propia, que la regla general es que los funcionarios del Indecopi sean dedicados profesionales que, aunque puedan tener criterios que a veces no compartimos, hacen un trabajo que nos hace soñar en el que Poder Judicial, algún día, pueda alcanzar, al menos, su nivel de eficiencia). Si bien éste puede ser un triunfo de la legalidad y de los argumentos jurídicos sólidos que siempre sustentamos, creo que es –y lo creo firmemente-, de forma primordial, el triunfo de la creatividad de Andrea y Carlos. Una creatividad que había sido tildada de socialmente reprochable, a pesar que la evidencia apuntaba a lo contrario, en un mundo en el que animarse a ser originales puede arrogarnos un costo enorme (como comprarse una batalla legal de aproximadamente dos años). Este triunfo es de ellos y de un personaje que, con el apoyo y seguimiento de los consumidores y fans, ha llegado para quedarse. Esta no es solamente una marca curiosa, es una marca que representa el triunfo de la libertad de expresión comercial. El Pezweón ya no es más tan solo un personaje, es un verdadero héroe, por derecho propio, que sin nadar y sin hablar, superó la arbitrariedad y nos regala un magnífico motivo para celebrar por un caso que sin duda será estudiado de forma inevitable en todos los cursos de propiedad industrial (y quizás otros). ¡Ya era hora, Pezweón!

2 COMENTARIOS

  1. Felicito a los autores del personaje y a Gustavo por su defensa. Confiábamos en que la situación innecesariamente desfavorable provocada en primera instancia sería revertida por el Tribunal de Propiedad Intelectual.

    Sólo me provoca enfatizar dos temas. El primero es que, a pesar de lo preceptuado por la Decisión 486, la DSD nunca realiza un examen comparativo obviando los elementos singulares de las marcas. Pedirle a los funcionarios de la DSD que realicen un examen de conjunto de los signos me parece una tarea imposible.

    En segundo lugar, el Tribunal pudo haber declarado la nulidad de la Resolución de primera instancia por falta de motivación. No deja de sorprender tampoco, el hecho de que muchas resoluciones denegatorias de registro de marcas, que no cuentan con la debida sustentación, abunden en la DSD.

    Felicitaciones, de nuevo.

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