Por: Eduardo Córdova Saiki
Abogado por la Universidad de Lima y asociado del Estudio Echecopar

A pesar de que el futuro de la permanencia de la República del Perú como miembro de la Comunidad Andina ha sido incierto los últimos años, consideramos importante realizar algunos comentarios sobre la aplicación de la figura de la oposición andina en nuestro país, pues cualquier proceso de integración comercial futura podría implicar figuras iguales o similares a la misma en el marco de la Propiedad Industrial.  La interpretación de esta institución jurídica por parte de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, a nuestro criterio, ha carecido –por lo menos en el caso que se expondrá– de una correcta aplicación sistemática del marco jurídico y ha sido contraria a los objetivos económicos del sistema de marcas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante la “Decisión 486”).

Como sabemos, los objetivos centrales de la legislación marcaria alrededor del mundo son de índole económico.  Sobre estos propósitos se ha pronunciado William W. Fisher indicando que “un sistema de marcas está diseñado para lograr dos objetivos. El primero consiste en reducir el costo de búsqueda de los consumidores y el segundo es proporcionar a las empresas importantes incentivos para establecer y mantener una alta calidad en los bienes y servicios”.[1] (el énfasis es nuestro)

Tal es la importancia del sistema de marcas en nuestro régimen económico, que no brindar una adecuada protección sobre éstas (es decir, permitir que la persona no autorizada por el titular emplee su marca) equivale a i) ampliar los costos de búsqueda de un producto o servicio para los consumidores (pues mientras más falsificaciones existan el consumidor tendrá más problemas para identificar al producto que en realidad desea) y ii) suprimir los incentivos de las empresas para mantener la calidad de sus productos o para mejorarla (¿para qué quiere un empresario mantener la calidad de sus productos e invertir en publicidad si la competencia podrá emplear su marca de forma no autorizada sobre productos de otra calidad aprovechándose de su actividad publicitaria?).  En efecto, en caso no se brinde una protección eficiente dentro del sistema de marcas, “el competidor gorrón (o free rider) capturaría, a bajo costo, ganancias asociadas con una marca fuerte porque algunos consumidores asumirían (al menos durante un tiempo) que las marcas del gorrón y del titular original son los mismos signos.  Si la ley no previene esto, el gorreo podría destruir la inversión de capital en información incorporada en una marca, y el prospecto del mismo podría, por lo tanto, eliminar los incentivos para desarrollar una marca valiosa desde un principio”.[2]

No sólo la estructura general del sistema de marcas tiene objetivos de índole económico, sino además, gran parte de normas de nuestra legislación marcaria tiene también un sustento de este tipo (salvo normas excepcionales como la muy discutida norma que prohíbe registrar un signo contrario a la moral, al orden público o a las buenas costumbres).

Dentro de las normas que buscan la eficiencia en el sistema de marcas se encuadra aquella que permite al titular de una marca impedir que un tercero utilice en el comercio un signo idéntico o similar a la marca en relación a los mismos productos que aquellos para los cuales la tiene registrada el titular y/o para productos respecto de los cuales se pueda causar confusión (es decir que se pueda estimar erróneamente que se trata de los mismos productos y/o productos de un mismo origen empresarial) o un riesgo de asociación (se pueda estimar erróneamente que las empresas que producen los artículos tienen una vinculación empresarial).[3]

La facultad comentada es una de las principales reconocidas por el sistema de marcas, pues permite la figura básica de excluir a terceros de la utilización del intangible como consecuencia del monopolio otorgado. El uso no autorizado de la marca podría causar daños tanto a los consumidores (pues podrían adquirir un producto entendiendo que se trata de otro) como al mismo titular de la marca (que verá cómo el competidor se aprovecha del prestigio grande o pequeño que ha logrado en el mercado).  Cabe precisar, nuevamente, que esta facultad no se extiende sólo respecto de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca sino también para productos vinculados (aún cuando los productos vinculados se encuentren en otra de las 45 clases de productos o servicios de la Clasificación Internacional de marcas); por ejemplo, el titular de una marca de licores podrá prohibir a un tercero que emplee un signo igual o similar para gaseosas o bebidas energéticas (productos complementarios a los licores que son comúnmente consumidos conjuntamente), o, el titular de una marca de servicios de construcción, podrá prohibir al tercero que emplee un signo similar o igual para brindar servicios inmobiliarios (servicios también complementarios).  Esta facultad de impedir a terceros el empleo de un signo igual o similar para productos o servicios vinculados a aquellos distinguidos por las marcas, se da teniendo en consideración que, de utilizarse los signos por un tercero para productos o servicios vinculados, los consumidores podrían entender que el artículo que lleva el mismo signo o un signo similar tiene un mismo origen empresarial o un origen empresarial vinculado (confusión indirecta o riesgo de asociación).

Otra facultad del titular de una marca es aquella que le permite oponerse al registro de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión y/o riesgo de asociación; sin embargo, esta facultad (a diferencia de la facultad de prohibir el uso de su signo distintivo a terceros) no se encuentra contemplada únicamente para los titulares de marcas en el país.

En efecto, la figura de la “oposición andina” es una herramienta de integración comunitaria que se puede ejercer de acuerdo a los artículos 146[4] y 147[5] de la Decisión 486 y permite que los titulares de marcas registradas en otro país miembro de la Comunidad Andina (o los solicitantes de las mismas) se opongan al registro posterior de una marca que pueda causar confusión y/o riesgo de asociación en el mercado con sus signos (por ejemplo, el titular de una marca en Ecuador podría oponerse al registro de una marca igual o similar en el Perú que estima podría causar confusión).  A estos efectos, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que “el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”.

A pesar de la existencia de la figura de la oposición andina, interpretándose sistemáticamente las normas ya comentadas, es decir el sistema de marcas en su conjunto, y tomando en cuenta los mismos fines de este sistema, se deriva con claridad que el titular de una marca en un país de la Comunidad Andina diferente al Perú no debería poder oponerse exitosamente a la solicitud de registro de una persona que ya tiene registrada la misma marca o una similar para productos vinculados en el Perú.

Para explicarnos mejor, si Pedro tiene la marca GRANJERO registrada para leche en el Perú y, como le va bien con la leche, decide registrar su marca también para su nueva línea de yogurt (producto claramente vinculado en la mente del consumidor medio a la leche), resulta ilógico y contra los fines económicos del sistema de marcas que Juan, que tiene registrada la marca GRANJERA para yogurt en Colombia, pueda utilizar la oposición andina exitosamente frente a la nueva solicitud de registro de la marca de Pedro para yogurt en el Perú, pues al ser estos últimos artículos claramente vinculados comercialmente a aquellos que Pedro ya distingue con su marca registrada en el país (leche) este último –al ya tener un derecho preestablecido sobre estos productos en el Perú– ya se encontraba facultado a impedir que cualquier tercero emplee su signo o un signo similar con relación a cualquier producto vinculado a leche, además de poder oponerse con éxito a cualquier signo igual o similar que se solicite para cualquier tipo de estos productos.  De lo contrario, es decir, si se funda la oposición en base a la marca colombiana de Juan en el Perú, llegaríamos a la conclusión de que Pedro puede prohibir que cualquier tercero utilice la marca GRANJERO o un signo similar para yogurt, se pueda oponer a cualquier solicitud de tercero de la marca GRANJERO para estos productos, pero contradictoriamente no puede registrar su marca para estos productos.

El ejemplo anterior se aplica también a la vinculación de algunos accesorios (como las carteras, maletines y bolsos) y las prendas de vestir (como botas, vestidos y sombreros). En efecto, como se puede apreciar de una práctica comercial razonable, las marcas que ofrecen en el comercio prendas de vestir ofrecen también bolsos, carteras, mochilas y otros productos de cuero, por lo que un consumidor podría ser fácilmente inducido a confusión si se utiliza el mismo signo o uno similar para los productos en comparación.

La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, realizando un análisis ejemplar[6], estimó correcta la posición expuesta en el párrafo anterior en el Expediente No. 388339-2009 seguido ante esta entidad, cuando el 21 de julio de 2010 declaró infundada la oposición andina presentada por una empresa (en adelante la “Empresa”) en base a su marca colombiana frente a la solicitud de una marca similar presentada en el Perú por parte de una empresaria (en adelante la “Empresaria”) para identificar prendas de vestir, teniendo en consideración que la Empresaria solicitante ya era titular en el Perú de la misma marca para distinguir maletines, carteras, bolsos, mochilas, entre otros artículos. Es decir, esta última ya tenía un derecho preestablecido en el Perú para utilizar la marca con relación a estos productos, la facultad de impedir que cualquier tercero comercialice productos similares –como prendas de vestir– con su signo o con otro signo similar, además de poder oponerse a que cualquier tercero registre una marca igual o similar para este tipo de productos.

La ejemplar posición de la Comisión se resume en las siguientes líneas:

La Empresaria “tiene registrada las marcas KCARMELL 1202 y logotipo que distinguen productos de las clases 9, 14 y 18 de la Clasificación Internacional; y la marca KCARMELL 1202[7] y logotipo que distingue productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional; debiendo precisarse que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (vestuario, calzado y sombrerería de la clase 25) se encuentran vinculados a los productos que distinguen las marcas registrada a favor de la propia solicitante, entre otros, gafas y anteojos en la clase 9, relojería de la clase 14, bolsos y carteras de la clase 18; razón por la cual el signo solicitado constituye una nueva línea de productos de las marcas registradas a favor de la propia solicitante.

En consecuencia, no obstante que la empresa opositora ha acreditado su legítimo interés para formular oposición andina, dado que la presente solicitud de registro constituye una nueva línea de productos de las marcas registradas a favor de la solicitante, la oposición deviene en infundada.” (el énfasis es nuestro)[8]

De forma posterior al fallo de primera instancia ya citado, la Sala de Propiedad Intelectual, en una resolución que a nuestro criterio no guarda coherencia con el sistema normativo en general, decidió revocar la decisión de la primera instancia, declarando fundada la oposición andina (Resolución No. 0764-2011/TPI-INDECOPI).  La posición de la Sala fue que, pese a que la Empresaria había sostenido durante el procedimiento que era titular de la misma marca para identificar mochilas, carteras, bolsos y otros artículos vinculados (y consecuentemente incluso tenía la facultad de prohibir a terceros comercializar prendas de vestir en el Perú con esta marca u otra similar) “cada solicitud de registro debe ser analizada de manera independiente para determinar si cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque afecta los derechos de terceros como sucede en el presente caso.”  Es decir, la última instancia del INDECOPI decidió, a nuestro criterio, aplicar la norma relativa a la oposición andina como si no existiera todo un sistema de marcas que debe ser analizado en su conjunto y sin tener en cuenta los objetivos centrales del sistema de marcas. En ese sentido, no se tuvo en consideración que nadie más que la Empresaria era quien ya se encontraba facultada para registrar la marca en esta clase, pues ella –al menos en el Perú– era la única persona que podía impedir a terceros comercializar las prendas de vestir de esta clase (y, por lo tanto, cualquier solicitud de una marca similar para estos productos de terceros iba a ser denegada en base a las marcas de la Empresaria inscritas para artículos comercialmente vinculados).

Finalmente, en el procedimiento paralelo de la solicitud de registro de la marca de la Empresa que buscaba acreditar el requisito de interés real de la oposición andina, la Comisión de Signos Distintivos en un fallo correcto (Resolución No. 2794-2011/CSD-INDECOPI) declaró fundada la oposición de la Empresaria en base a sus marcas peruanas, pues los signos solicitados eran claramente similares a aquellos ya registrados en el Perú y los productos objeto de la solicitud (prendas de vestir) eran artículos vinculados a los artículos ya distinguidos por la Empresaria peruana con su marca similar (maletines, mochilas, bolsos y carteras entre otros productos similares).

Al respecto, teniendo en cuenta que, dada la carencia de una interpretación sistemática por parte de la Sala de Propiedad Intelectual, ni si quiera quien puede impedir que terceros registren o utilicen un signo, puede registrarlo, será la conclusión de la Sala de Propiedad Intelectual: ¿¡que nadie registre esa marca!?


[1] FISHER, William W. Los límites de la Propiedad Intelectual: Planteando una alternativa al Sistema de Protección Tradicional (Entrevista) en Advocatus No. 14, Lima, 2006, p. 11.

[2] LANDES, William M. y POSNER, Richard. A. The Economic Structure of Intellectual Property Law (traducción libre del pasaje citado), The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 168.

[3]Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)”

[4]Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. (…)”

[5]Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.”

[6] Resolución No. 1319-2010/CSD-INDECOPI.

[7] Sic. Este párrafo contiene un error de forma en la resolución, en este caso debió decir KCARMELL 626 en vez de 1202.

[8] Al respecto, cabe advertir que la Empresaria, en base a sus marcas registradas peruanas que distinguían carteras, maletines, bolsos y otros artículos, formuló oposición contra la solicitud de registro de marca que realizó la Empresa al mismo momento de forma paralela para cumplir el requisito de oposición andina de acreditar su interés real en el mercado peruano (solicitud para distinguir prendas de vestir que se llevó bajo expediente No. 393985-2009).

2 COMENTARIOS

  1. Si el caso pasa del INDECOPI al Poder Judicial, en la vía de lo contencioso administrativo, cabría la posibilidad de pedirle al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) que haga una interpretación prejudicial de los artículos 146, 147 y demás pertinentes, de la Decisión 486 de la CAN, sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial.
    Dicho sea de paso, el Tribunal Andino se ha “especializado” en materia marcaria, al punto que pareciera que fuese lo único que conoce como órgano de solución de controversias del proceso andino de integración, pues ha repetido hasta el hartazgo la interpretación de normas del régimen comunitario vigente y de los derogados, sobre propiedad industrial, pasándose olímpicamente por alto la teoría del acto aclarado -que hace casi medio siglo viene aplicando el Tribunal de Luxemburgo- y desplegando un innecesario esfuerzo jurisdiccional.

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