El 12 de julio del presente año, el Tribunal General (Sala Sexta) se pronunció sobre la solicitud de registro presentada con respecto al envase de botella de color ámbar que diera de qué hablar en una controversia ante Indecopi hace algunos años. Dicha solicitud fue desestimada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), primero por el examinador y luego por la Segunda Sala de Recurso.

Algunas cuestiones me han llamado la atención del fallo y quiero comentarlas aquí. Lo primero que me gustaría destacar es que la botella cuyo registro se pretendía tenía un grabado de “La piedra de los doce ángulos” que se encuentra en la ciudad de Cuzco. El Tribunal General declaró, al respecto, que “…en el procedimiento ante la Sala de Recurso, no aportó pruebas que indicasen que dicho elemento de la arquitectura inca sería reconocido como tal en el mercado de la Unión. Por consiguiente, la Sala de Recurso no ha incurrido en error al considerar, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que el consumidor de la Unión sólo percibirá el grabado como tal y lo considerará una mera ornamentación sin función distintiva, pues no es especialmente original o llamativo” (Asunto T-323/11).

A ver… bueno es culantro pero no tanto. ¿El grabado de la piedra de los doce ángulos es una mera ornamentación por no ser especialmente original o llamativa? En todo caso, el Tribunal determinó que “…los elementos que constituyen la marca solicitada carecen de carácter distintivo y que, examinada en su conjunto, la marca solicitada no se diferencia sustancialmente de las formas de envase de cerveza corrientemente utilizadas en el comercio, sino que es, más bien, una variante de dichas formas”.

Veamos. Una marca tridimensional es un medio que viene dado por la forma particular de un producto o de su envase o acondicionamiento y que ocupa las dimensiones de altura, anchura y profundidad. Como en todo caso, estos medios deben gozar de aptitud distintiva a fin de acceder al registro constitutivo del derecho de exclusiva. Digo medio y no signo porque las formas de los productos o de sus envases son parte inherente o necesaria de la realidad considerada: el producto mismo.

Estos medios, reconociéndose que necesariamente tendrán una conexión indesligable del producto mismo, deben, en términos generales: (i) distanciarse de las formas usuales del producto o del envase, según corresponda; (ii) distanciarse de las formas necesarias del producto o del envase, según corresponda; y, (iii) distanciarse de aquellas formas que únicamente confieran un beneficio funcional o técnico. Analizado ello, y, por cierto, haciéndose un juicio general sobre la aptitud distintiva de la forma planteada a registro, deberá emitirse un pronunciamiento.

Ha existido cierta polémica –doctrinaria y jurisprudencial– con respecto a si cabe exigir cierto grado de aptitud distintiva especial en los casos referidos a formas tridimensionales. La respuesta que diera el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Philips contra Remington se inclinó por la tesis que, además, nosotros defendemos: que no es necesario algo más que el cumplimiento de los requisitos exigibles a todos los signos o medios que aspiren constituirse en marcas registradas.

Así, en dicho fallo, el Tribunal declaró que “(p)ara ser apropiada para distinguir un producto (…) la forma del producto para el que se ha registrado el signo no precisa ninguna adición arbitraria, como un adorno que no tenga finalidad funcional” (Asunto C-299/99). No me queda claro que Backus haya invocado este importantísimo antecedente dada la conclusión a la que se arribó en este caso. En efecto, el Tribunal General parece protestar por el hecho que el grabado no es particularmente original o llamativo pero, ¿cómo podría ser esto si no es necesaria ninguna adición arbitraria?

No estoy emitiendo opinión sobre el fondo del asunto. Me inclino a pensar que la botella de cerveza solicitada a registro es una forma usual (es decir, no estábamos frente a un envase particularmente distinto respecto de los que normalmente se encuentran en el mercado) que es, finalmente, lo que sostiene el Tribunal General. Sin embargo, sería preocupante que pretenda abandonarse la tesis del caso Philips contra Remington.

3 COMENTARIOS

  1. Estoy de acuerdo con tus consideraciones, Gustavo. Es más, El Tribunal General de la UE reconoce en su sentencia que el grabado en relieve de la piedra de los doce ángulos no tiene ningún significado para el consumidor medio europeo. Esto daría motivo a considerar distintivo sólo esta parte del signo solicitado, pues resultaría arbitrario y, por ende, tendría carácter distintivo.

    No obstante el Tribunal General menciona que ese tipo de ornamentos está representado en otras botellas de cerveza. ¿Acaso insinúa el Tribunal que un grabado de la piedra de los doce ángulos es común en las demás botellas de cerveza que circulan en la Unión Europea? Un evidente despropósito.

    Coincido contigo en que en este extremo de la sentencia, las consideraciones del Tribunal General dejan mucho que desear.

  2. Hola doc. Una aclaración y un comentario. No se trata de la botella que diera de qué hablar en una controversia ante Indecopi antes (creo que te refieres ahí al envase tradicional que fue protagonista del lío por el intercambio), cuya distintividad es cuestionable. En este caso se trata de la botella de “Cusqueña”, que como se señala, tiene grabada en relieve la “piedra de 12 ángulos” en su zona baja y media. Esta botella no ha tenido problemas para ser registrada (inclusive sin oposiciones) en el Perú y otros países de la región. En este caso, soy de la opinión que el TG de la CE ha cometido un error, pues básicamente considera que el hecho de que el consumidor europeo no conozca la piedra de los 12 ángulos hace que su uso no le otorgue distintividad a la botella. Es especialmente absurdo, porque en ese caso, cualquier creación que no sea “conocida” no podría ser usada para otorgar distintividad. El hecho se agrava, si consideramos que hay registros de botellas de cerveza otorgados en Europa que tienen mucho menos distintividad que la botella de Cusqueña que creo es una de las botellas más distintivas que he visto en el mercado no solo de cervezas sino también de gaseosas, por ejemplo. Abrazo.

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