El método del triple cómputo del daño en materia de marcas y patentes

El autor realiza un análisis del método del triple cómputo del daño, relacionado a las marcas y patentes, tomando como referencia la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

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Por Ricardo Geldres Campos, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudios y en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En principio, debo señalar que el origen del método del triple cómputo del daño se remonta a un caso de Derecho de Autor, que no tiene nada que ver con la disciplina de las marcas y patentes, no obstante lo comentaré a efectos de una mejor comprensión del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, norma que desde nuestro punto de vista ha regulado el método del triple computo del daño y que resulta de aplicación a dicha disciplina.

Asimismo, en el presente artículo utilizaremos la palabra daño o infracción como aquella conducta que lleva a cabo un tercero para explotar o disfrutar un derecho o posición jurídica ajena (como una marca o patente).

  1. ORÍGENES DEL MÉTODO DEL TRIPLE CÓMPUTO DEL DAÑO

El método del triple cómputo del daño (dreifache Schadensberechnung) consiste en una construcción teórica que sirve para computar el daño en las acciones indemnizatorias respecto de determinados derechos o posiciones jurídicas tales como las marcas y patentes, derecho de autor, derechos de la personalidad, entre otros.

Esta teoría tuvo sus orígenes en el famoso caso Ariston-Entscheidung[1] del año 1895 en Alemania. En este, el demandante Ludolf Waldmann, autor de una composición musical, interpuso demanda de indemnización de daños contra el demandado, una fábrica llamada Ariston, por haber usado dicha composición musical sin su autorización, para su posterior reproducción y publicación, a través de un aparato musical mecánico, este último inventado y construido por el demandado.

La pretensión – fundada en la acción de daños de la Ley alemana de Derecho de autor de 1870 – planteaba el problema relativo a que no existía un daño desde el punto de vista de la teoría de la diferencia[2]. Por el contrario, el demandante y su obra habían ganado cierta popularidad gracias a la acción usurpadora del demandado.

En base a este último argumento (no hay daño, pues el demandante y su obra habrían ganado cierta popularidad), el Tribunal de Apelación deniega la pretensión del demandante. No obstante, el Tribunal Supremo de la Alemania imperial (Reichsgericht) apartándose de dicha decisión, declara fundada la pretensión del demandante, apoyándose para tal finalidad en el parágrafo 18.VI de la Ley de Derecho de Autor de 1870 que disponía que el responsable de la intromisión que hubiese actuado sin culpa responde por el daño causado con el límite del importe del enriquecimiento experimentado.

En tal sentido, y basado en la convicción de que la intromisión en los derechos de autor constituye un ilícito que no puede quedar sin respuesta por parte del ordenamiento jurídico, el Tribunal Alemán dispone que en estos supuestos de intromisión, el daño puede valorarse de acuerdo con tres criterios distintos, a elección del titular del derecho infringido:

i. El valor de la “diferencia”, esto es, el monto que resulta de la diferencia entre el estado actual del patrimonio del dañado y el que tendría si no hubiera existido el hecho dañoso

ii. El valor de la licencia hipotética, esto es, la cantidad que el demandado hubiese tenido que abonar al titular del derecho por el uso autorizado de éste;

iii. El valor de las ganancias que ha obtenido el infractor por el uso no autorizado del derecho[3].

Siendo así, el titular del derecho infringido puede optar por cualquiera de estas formas de cómputo del daño y esta elección no se pierde hasta que se realice una fijación definitiva del daño resarcible. Lo anterior, puesto que al demandante le resulta sumamente difícil saber desde el principio qué método más le conviene, dado que para tal finalidad requiere de información relevante como las ganancias obtenidas por el infractor.

En relación al primer método (lucro cesante) se debe señalar que ésta encuentra dificultades en su aplicación, toda vez que exige la prueba de la razonable previsibilidad de la ganancia obtenible, así como de la relación de causalidad entre la acción usurpadora y el hecho de que la ganancia no se haya obtenido, situación que presenta muchas dificultades en la práctica. En ese mismo sentido, el tercer método también encuentra algunas dificultades, puesto que ésta importa la prueba de la existencia de la ganancia, así como de la relación de causalidad entre ésta y la acción usurpadora, labor complicada sobre todo en los casos en que el objeto de la intromisión se introduce en un proceso productivo o comercial en el que, además de él, intervienen otros muchos factores, entre los que probablemente se encuentren el capital, el trabajo, y la propia iniciativa del intromisor[4].

No obstante, en relación al segundo método relativo al “daño-licencia”, debemos señalar que ésta no importa la prueba de la razonable previsión de que el titular del derecho hubiese llevado a cabo una cesión onerosa de no ser por la intromisión. En efecto, basta que se acredite la acción usurpadora para que proceda esta medida indemnizatoria.

La aplicación de cualquiera de estos métodos a elección del demandante no importa la exclusión del resarcimiento por daño emergente probado, o de los gastos necesarios para su eliminación (reales o ficticios)[5].

En torno al fundamento del método del triple cómputo del daño debemos señalar que éste ha sido el punto más débil en la construcción de dicha teoría, puesto que evidentemente los tres métodos no tienen como base la responsabilidad civil, dado que si fuese así, en todos los casos, la indemnización debería calcularse en función al daño efectivamente sufrido. De hecho, de los tres métodos solo el (i) puede considerarse que tiene fundamento en la responsabilidad civil, puesto que el monto indemnizatorio tiene como base el daño. No podemos decir lo mismo respecto de los métodos restantes (ii) y (iii), dado que el monto indemnizatorio no tiene como base el daño, sino el enriquecimiento del usurpador, o la regalía hipotética, por lo que el fundamento en ambos casos habríamos que buscarlo en el enriquecimiento injustificado.

Si bien el método del triple cómputo del daño fue aplicado en sus inicios para hacer frente a la vulneración de los derechos de autor, no obstante, la misma jurisprudencia alemana se ha encargado de extender su ámbito de aplicación a los derechos de patente, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos sobre marcas y otros signos distintivos, entre otros.

  1. EL MÉTODO DEL TRIPLE CÓMPUTO DEL DAÑO EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES

Ahora bien, en nuestro medio este tipo de método para cuantificar el daño sería irrelevante sino fuese porque a través de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones hemos adoptado dicho método de cuantificación del daño para hacer frente a la vulneración de los derechos de propiedad industrial. En efecto, el artículo 243 de la normativa andina, ha establecido lo siguiente:

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

En otras palabras, la normativa andina establece que para la cuantificación de la indemnización de daños se deberá tener en cuenta los 3 criterios allí previstos. No obstante, debemos advertir que desde nuestro punto de vista la redacción de la norma es poco afortunada, toda vez que señala que dichos criterios sirven para cuantificar la indemnización de daños, con lo cual pareciera sugerirse que se trata de distintas formas de determinar los perjuicios de una determinada acción, esto es, la acción indemnizatoria, cuando ello no es así.

En realidad, el artículo 243 de la Decisión 486 prevé una fórmula de cálculo para la acción indemnizatoria (a), y las otras, para la acción restitutoria[6] (b)[7] y (c), siendo todo ello a elección del titular del derecho infringido. Esto resulta importante, puesto que si el titular del derecho opta por la alternativa a), que no es otra cosa que una acción indemnizatoria, deberá acreditar los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual (daño, relación de causalidad, criterios de imputación).

No sucede lo mismo, con los criterios b) y c). En efecto, dado que nos encontramos frente a acciones basadas en el enriquecimiento injustificado no será necesario acreditar los elementos propios de la responsabilidad civil como el daño, la relación de causalidad, etc. Siendo así, en el primer caso bastará acreditar la relación de causalidad entre los beneficios obtenidos por el infractor y la acción infractora. Si bien la norma no lo dice, consideramos que en este último caso resulta necesario acreditar un criterio de imputación subjetivo (dolo) en el infractor para la procedencia de la misma. En el segundo caso, tratándose de la licencia hipotética, bastará acreditar que el objeto del derecho usurpado pertenezca al contenido exclusivo del aquel, lo cual sucederá en la mayoría de las veces, puesto que las marcas y patentes son considerados como posiciones jurídicas con contenido exclusivo.

Cabe recalcar que estos criterios son alternativos de modo que el titular del derecho infringido deberá optar por cualquiera de ellos, sin posibilidad de acumularlos.


[1] Mayores referencias sobre el caso Ariston se puede revisar los interesantes trabajos de: BASOZÁBAL ARRUE, Xabier, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en: Anuario de derecho civil, Vol. 50, Nº 3, 1997, pp. 1264 y ss.; LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorías de enriquecimento sem causa, Edições Almedina, 2005, ob. cit., p. 699; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1176 y ss.

[2] Para esta teoría, el daño es la disminución patrimonial que viene dada por la diferencia entre el valor actual del patrimonio del dañado y el valor que dicho patrimonio habría tenido, de no haberse producido el daño.

[3] VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, p. 1176 y ss.

[4] BASOZÁBAL ARRUE, Xabier, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en: Anuario de derecho civil, Vol. 50, Nº 3, 1997, p. 1266.

[5] BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en: Anuario de derecho civil, Vol. 50, Nº 3, 1997, p. 1267

[6] En el Derecho italiano existe una norma que regula el método del triple cómputo del daño, nos referimos al artículo 125 del Código de Propiedad Industrial. Sobre ello, la misma doctrina ha reconocido que dicha norma regula acciones resarcitorias y restitutorias: SIRENA, Pietro, “La restituzione del profitto ingiustificato (nel diritto industriale italiano)”, en: Rivista di diritto civile, Vol. 52, Nº 3, 2006, pp. 305 y ss; ALBERTINI, Lorenzo, “Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della propietà industriale ( con un cenno al diritto di autore)”, en Contratto e impresa, Vol. 26, Nº. 4-5, 2010, pp. 1149 y ss.; SENA, Giuseppe, “I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità”, 4° Ed., Milano, 2011, pp. 383 y ss; GARACI, Ilaria, “Note in tema di reversione degli utili e di arricchimento senza causa nella disciplina della proprietà intellettuale ed industriale”, en Diritto Mercato e Tecnologia, fasc. 4, 2016 (disponible en la web: https://www.dimt.it/index.php/it/culturaindustriaproprieta/15692-note-in-tema-di-reversione-degli-utili-e-di-arricchimento-senza-causa-nella-disciplina-della-proprieta-intellettuale-ed-industriale); “La reversione degli utili fra tecniche risarcitorie e restitutorie”, en Rivista di diritto industriale, 2017, pp. 313 y ss.

[7] Cabe recalcar que la fórmula prevista en el literal b) del Artículo 243 de la Decisión 486 relativa a que para la cuantificación de los daños se debe tener en cuenta el “monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción” ha sido catalogada por un sector de la doctrina como un “remedio restitutorio”, y otro sector de la doctrina como una “pena privada”. No obstante, consideramos que la calificación de remedio restitutorio a dicha fórmula no resulta adecuada, puesto que a través del enriquecimiento por intromisión no se busca desincentivar conductas ilícitas, sino restituir el costo de licencia que le corresponde al titular del derecho infringido.

Fuente de la imagen: Microjuris

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